《跨境电商应对商标侵权诉讼实务指南》是一部跨境电商应对海外商标侵权诉讼的实务指南。目前,我国电商在海外遇到的侵权案件越来越多,本书是对跨境电商应对美国商标侵权的实务问题的专题分析,内容务实,讲解也清晰。作者从自身实践角度出发,通过现实的案例,对原告是美国的商标权人(主要是国际著名品*的商标权人)而被告是中国网络电商未经商标权人许可而使用了其商标的诉讼的案件进行了有针对性的分析,并为中国电商如何应对此类案件提供了美国法律上的指引,并指出了中美在此类诉讼方面的差异。
前言
美国商标侵权案件,顾名思义,是在美国发生的侵犯商标权的案件。本书所针对的案件,并不是泛指在美国的商标权侵权案件,而是讨论发生在美国几个法院(主要是伊利诺伊州北区联邦地区法院)的商标侵权案件。本书讨论的案件仅限于,原告是美国的商标权人,主要是国际著名品牌的商标权人,被告是我国网络电商,未经商标权人许可而使用了其商标的我国跨境电商。
笔者*早接触这类案件是在2015年年初。当时羊年春节已经临近,大家都在兴高采烈地准备过年。我的一个远房亲戚的朋友辗转找到了我,问我能不能帮他解除他冻结的PayPal账户。这些钱是他通过开网店辛辛苦苦赚来的。听着他急切的叙述,我慢慢地了解了他的情况。
这个朋友(为了叙述方便,我把他称作D先生)在“速卖通”平台上经营网店已经好几年了,正准备扩大规模。前不久,有一个人到他的网店上询问D先生是否有CK品牌的衣服,D先生当时没有,但他想着这说不定是个商机,就问对方需要多少,对方回答说将会大批量采购,第*批需要几千件。于是D先生表示自己可以供货。对方要求他提供一个收款账户,以支付定金给他。D先生就提供了一个收款账户,对方称需要PayPal的账户,D先生又提供了一个PayPal账户。但稍后对方表示这个PayPal账户好像有点问题,能不能再提供一个PayPal账户。于是D先生又找朋友借了一个PayPal账户给对方。但*终对方没有支付定金,也没有再联系他。不久之后,D先生收到了一封来自PayPal的邮件,告诉他按照美国伊利诺伊州北区联邦地区法院的要求,他的PayPal账户已经冻结,要他及时与原告联系解决。就在同时,他找朋友借的另一个PayPal账户也被冻结了。
听完他的叙述,我感到很吃惊,但也觉得能理解。一方面,如果这是在中国法院,D先生仅向对方表示自己有该品牌的衣服,虽然也有可能构成了侵权,但即便构成侵权,侵权的情形也非常轻微,在正常情况下法院是不会立案的。即便立案,法院*终也会认为CK的商标权人没有损失,不会支持商标权人的赔偿请求。而且,无论如何,法院不会去冻结D先生朋友的账户或其他财产。除此之外,受诉法院的管辖权也是个问题。首先,伊利诺伊州北区联邦地区法院是不是CK公司的住所地,从目前信息来看,它只是CK商标权人的代理律师的住所地。更重要的是,案件受理应当有明确的被告,而本案D先生的身份信息并不为伊利诺伊州北区联邦地区法院所掌握,被告只是一个网店。从这些分析来看,如果这是在中国法院,D先生找到我来代理,我至少可以给他这些建议:(1)向法院提出管辖权异议,如果被驳回则提出上诉,一来一回一般就有半年时间,CK公司肯定不愿意拖;(2)向法院投诉,要求对方举证证明D先生的网店是适格的被告;(3)向法院提出保全异议,特别是D先生朋友的账户,不属于本案被告的财产;(4)与CK公司进行沟通,告知其即便胜诉也不能获得诉讼请求所要求的赔偿,因为其没有损失。而且诉讼旷日持久,将造成CK公司更大的人力、物力投入。如果其同意立即撤诉,可以为其诉讼行为做适当的补偿;(5)向法院的领导机关和监督机关投诉,要求其纠正法院错误立案的行为,不支持CK公司的错误请求。
以上是我作为一个中国律师的想法。但这是一个美国的案件。D先生应当找一个美国律师,而不是我。我上面那些建议如果拿到美国法院未必好用。这个案件后来的发展也证明了这一点。
随着我们接触的这类案件越来越多,上述这些建议被客户或他们咨询的律师一一提了出来,而且还有很多其他新鲜的、考虑了美国司法实践的、中式思维的应诉方式,例如,到新加坡起诉PayPal公司、向上海市工商机关投诉PayPal公司、起诉GBC律师事务所等。然而这些建议、措施都没有或不会起到客户期望的作用。这些都是中国律师的建议,从中国式思维的角度提出的建议,不太符合美国的司法实践。要处理好这类案件,还是应当由一个美国律师从美国法的角度提出方案,并加以实施。好在我们所跟美国律师有较多的联系,而且恰好我们联系的律师中有一个就在芝加哥执业,是伊利诺伊州北区联邦地区法院登记注册的一位大律师。后来D先生的案件得到了圆满解决。他也把我们推荐给了其他像他一样遭受了PayPal冻结的跨境电商。
我们帮助上千的跨境电商解决了PayPal冻结的问题。然而,我们能够帮助到的人只是非常少的一部分。为了能够让更多在美国遭遇PayPal冻结的跨境电商了解他们所处的法律形势,正确处理案件,我们把这些年处理这类案件的过程、经验、心得体会写出来,供广大电商朋友参考。为了方便广大电商朋友阅读,这次结集出版时我们按照一定的逻辑顺序把它们串联起来。我们给每一个专题起一个名字,把曾经通过各种形式发表过的、与这个专题有关的文章放在这个专题下面,方便读者朋友按照专题有针对性地、迅速地找到自己需要查看的内容。如果因此导致读者朋友们在阅读过程中有不明白、看不懂的地方,欢迎随时联系我们,我们会在第*时间给出我们的解答。
刘海峰
2019年3月于深圳
目录
A.案涉跨境电商收到的邮件分析
一、第一封邮件:冻结PayPal账户
二、第二封邮件:律所回应
三、第三封邮件:通知被告即将提起临时禁令以及法院审查的时间和地点
四、第四封邮件:获取传票及应诉期限
B.原告是谁?
一、原告——品牌商
二、原告代理人
C.我在中国卖产品,凭什么国外法院有管辖权?
一、管辖依据
二、跨境电商商标侵权案件主要受理法院介绍
D.凭什么冻结我的账户?
一、临时禁令
二、TRO的限制对象和限制内容
三、临时禁令对跨境电商的影响
E.我侵权了吗?
一、被“钓鱼”且没有实际发货也会构成侵权吗?
二、产品描述中部分单词包含原告商标也构成侵权
三、“不知情”是否构成一个合理的抗辩事由?
四、账户被他人使用可否构成有效的抗辩理由?
五、模糊化处理商标可能被认定为故意侵权
六、并不是每一个中国电商都是恶意侵权
七、中、美商标法中的商标侵权情形的差异比较
八、中、美商标侵权赔偿责任之差异比较
F.我该怎么办?
一、我需要委托律师吗?
二、代理律师的选择
三、和解或应诉?
四、别被高额的赔偿金吓倒
五、对品牌公司代理律所的巨大胜利
G.我可不可以不处理?
一、不处理的后果分析
二、律师建议
H.作为跨境电商要如何避免侵权?
一、关注知名品牌商的注册商标,做到心中有数
二、及时下架侵权产品
三、经营电商平台应当要注意核查产品的合法性
四、预防“钓鱼”攻略
五、征集令
I.相关案例介绍
一、亚马逊案件处理情况
二、敦煌案件处理情况介绍
三、阿里国际站相关案件处理
四、和解结果何时到来?
五、处理时间变长,谁的锅?
附录一最常代理的品牌商注册商标
附录二评“外贸跨境电商第一案”
附录三PayPal公司是否有权单方面永久限制用户的PayPal账户?
一、PayPal公司实施永久性冻结措施的合同依据
二、上述合同条款的性质——格式条款
三、《合同法》对格式条款的约束
四、对《合同法》第39条、第40条的字面理解存在矛盾
五、最高人民法院的司法解释对《合同法》第39条、第40条内部逻辑矛盾的解决方案
六、司法案例
七、分析总结